Het belang van een merkregistratie in China

Wij hebben er vaak aandacht aan besteed. Het belang om je merk te registreren. Immers, als gevolg van een merkregistratie geniet je merkbescherming. Niemand anders mag zonder jouw toestemming jouw merk en/of een afgeleide daarvan in het economisch verkeer gebruiken. Met een merkregistratie kan je eenvoudig optreden tegen namaak en/of counterfeitproducten en/of diensten. Los daarvan is een merk geld waard. Het vertegenwoordigt een groot deel van de goodwill van de onderneming. Een merk kan worden verkocht of in licentie worden gegeven.

Merk registreren
Kortom, het zou voor elke serieuze ondernemer een no-brainer moeten zijn om de naam, het logo van zijn of haar onderneming, producten en/of diensten als merk vast te leggen. Doe dit in ieder geval in het land of de landen waar je als ondernemer actief bent en/of wilt gaan zijn. Mocht je in een land je producten (laten) fabriceren, maar daar zelf niet actief zijn, is het ook meer dan aan te raden om ook in dat betreffende land je merk vast te leggen.

Een redelijk recente uitspraak van het Chinese Hof in de zaak tussen Honda en Hondakit bevestigt dat nog maar eens.

Merkregistratie in China
China is het land waar veel ondernemers hun producten laten fabriceren. China is ook het land waar veel namaak en/of counterfeit producten hun oorsprong vinden. Teneinde van die bedenkelijke reputatie af te komen, heeft de Chinese overheid het makkelijker en goedkoop (er geldt daar een zogenaamd first-to-file-system) gemaakt voor ondernemers om aldaar hun merk te deponeren. Dat werkt positief, want China kent het grootste aantal merkregistraties wereldwijd. Als de samenwerking met de Chinese douane dan ook vlot verloopt, heb je een win-win situatie te pakken.

Chinese merkkapers
Keerzijde van de medaille is alleen dat er in China ook veel merkregistraties te kwader trouw plaatsvinden. Het gebeurt nogal eens dat kwaadwillende in Europa en/of de Verenigde Staten de markt afstruinen naar merken die daar aardig aan de weg aan het timmeren zijn, maar (nog) niet zijn vastgelegd in China. Kwaadwillende registreren vervolgens deze merken snel in China, waardoor het voor de betreffende Europese of Amerikaanse merkhouder niet (meer) mogelijk is om op een later moment ook in China actief te zijn zonder met die kwaadwillende af te rekenen. Deze merkkapers claimen dus snel een buitenlands merk in de hoop dit later voor heel veel geld te kunnen verkopen aan de buitenlandse merkhouder.

OEM-exceptie
Gelukkig was daar de OEM-exceptie. Wanneer je als Europese of Amerikaanse ondernemer alleen de productie (deels) wilde verplaatsen naar China, maakte je geen inbreuk op je eigen merk wat door merkkaper in China was vastgelegd. De OEM-exceptie houdt namelijk in dat er geen sprake is van merkinbreuk als er in China alleen producten worden gemaakt bestemd voor de export. De Chinese consument komt immers niet in aanraking met deze producten.

De SPC (het Chinese Hof) breekt daar nu mee in de Hondakit zaak. In die zaak ging het om Honda, die sedert 1988 beschikt over diverse merkregistraties in China en daar ook een bekend merk is en Hondakit. Onder laatstgenoemde naam werden namelijk producten in China gefabriceerd die enkel bestemd waren voor de export. Honda viel de producent en exporteur aan op grond van merkinbreuk. De producent en exporteur van de Hondakit producten deed een beroep op de OEM-exceptie, maar daar maakte het Chinese Hof dus korte metten mee. De productie voor export levert volgens het Chinese Hof wel degelijk merkgebruik op (zoals dat ook in Europa geldt), waardoor Honda met succes in China kon optreden tegen Hondakit.

Leg je merk vast in China
Op zich een goede zaak natuurlijk, ware het niet merkkapers hiermee ook in de kaart kunnen worden gespeeld. Een merkkaper kan namelijk nu met succes tegen de buitenlandse merkhouder optreden, ook als deze alleen in China wilt gaan produceren. Daarom is het voor merkhouders nog belangrijker geworden om ook het merk in China vast te leggen. Doe dat gelet op het in China geldende first-to-file system zo snel als mogelijk, want alleen met een merkregistratie kan je met succes optreden tegen merkinbreuk en tegen merkpiraterij.

Heb je vragen over dit onderwerp, aarzel dan niet en neem contact op met merkenrecht advocaat mr. Kees Meijer (meijer@ckh-advocaten.nl) of met het aan ons advocatenkantoor gelieerde Merkenbureau Registreermijnmerk (info@registreermijnmerk.nl).