In een wereld waarin merknamen vaak synoniem worden met de producten die zij vertegenwoordigen, staat de juridische bescherming van (handels)merken voortdurend onder druk. Een treffend voorbeeld hiervan is de zaak Backaldrin, waarin het Oostenrijkse woordmerk KORNSPITZ, geregistreerd voor broodjes en bakmengsel, door consumenten en zelfs concurrenten werd gezien als een soortnaam in plaats van een merknaam, waardoor het merk KORNSPITZ juridische bescherming verloor.[1] Welke verplichtingen heeft een merkhouder om ervoor te zorgen dat diens merk als zodanig wordt erkend en niet als een generieke term (een soortnaam) in de volksmond verdwijnt?
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zich over een dergelijke kwestie gebogen en benadrukt dat de merkhouder actief moet toezien op het behoud van het onderscheidend vermogen van zijn merk. Dit betekent dat de merkhouder redelijke inspanningen moet verrichten om te voorkomen dat zijn merk een soortnaam wordt.
Actief communiceren over het merk
Het is daarbij essentieel dat een merkhouder actief communiceert over zijn merk (in de vorm van een merk), zowel direct aan consumenten als indirect via bijvoorbeeld verpakkingen en marketingmaterialen. Zoals de zaak Backaldrin illustreert, is bewustzijn onder consumenten cruciaal. Wanneer consumenten een merknaam als een generieke term gaan zien, kan dit leiden leiden tot de nietigverklaring van het merk. Reclame speelt hierbij een sleutelrol. Merkhouders moeten in hun advertenties duidelijk maken dat het om een merk gaat (bijvoorbeeld door te benadrukken: “X, een merk van Y!”), om zo het onderscheidend vermogen te behouden. Dit volgt tevens uit de zaak Pandalis, waarin het Europese Hof heeft geconstateerd dat het gebruik van een merk op de verpakking bij het publiek de indruk wekte dat het om een ingrediënt van het product gaat in plaats van een merk.[2] De merkhouder dient zich dus bewust te blijven van de indruk die bij het publiek wordt gewekt door de wijze waarop het merk op de markt wordt neergezet.
In sommige gevallen is het overigens wél mogelijk dat een soort product van een merk als opzichzelfstaand merk wordt geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan Air Max van Nike of Nutella van Ferrero. Het verschil is echter dat deze producten op zichzelf inmiddels zoveel bekendheid hebben gegenereerd dat daarmee alsnog wordt voldaan aan de voornaamste functie van een merkregistratie, zijnde het aanduiden van de herkomst van het product. Over het algemeen weet namelijk iedereen dat Air Max een sneaker van Nike is, waardoor de merkregistratie alsnog de voornaamste functie ervan vervult.
Actief optreden tegen onjuist gebruik van het merk
Daarnaast is belangrijk dat de merkhouder waakt tegen het gebruik van het merk als een generieke term, zowel in eigen communicatie als in die van anderen. Dit vereist een proactieve houding ten opzichte van het gebruik van het merk in de markt. Het opstellen van richtlijnen voor het gebruik van het merk door wederverkopers, inclusief correcte benaming en context, is hierbij een effectieve strategie. Ook het aangaan van gesprekken met uitgevers van woordenboeken of naslagwerken om te verzekeren dat het merk als zodanig wordt aangeduid, valt hieronder.
Verder moeten merkhouders alert zijn op het licentiegebruik van hun merk. Dit houdt in dat zij adequate voorwaarden in licentieovereenkomsten moeten opnemen en de naleving daarvan goed moeten controleren. Door duidelijke en strikte licentievoorwaarden te stellen, kan een merkhouder het gebruik van het merk in lijn houden met zijn merkstrategie en het onderscheidend vermogen waarborgen.
Gebruiksplichtig merk
Indien een merk niet als zodanig wordt gebruikt (maar als soortnaam), wordt niet voldaan aan de gebruiksplicht ex artikel 2.23bis BVIE en kan het merkrecht nietig worden verklaard. Dit risico ontstaat wanneer het merk gedurende een periode van meer dan vijf jaar niet als merk wordt gebruikt.
De gebruiksplicht heeft tot doel om te voorkomen dat een geregistreerd merk de mededinging op onrechtvaardige wijze belemmert. Zo lang een merk geregistreerd is, mogen anderen daar immers geen gebruik van maken. De jurisprudentie van het Europese Hof toont derhalve aan dat het niet voldoende is om het merk enkel te registreren en vervolgens passief te blijven in het gebruik ervan.[3] Merkhouders moeten actief en continu betrokken zijn bij het beheer en de promotie van hun merk, zodat het onderscheidend vermogen behouden blijft.
Voor de eerste vijf jaar na registratie geldt overigens een uitzondering, om de merkhouder de mogelijkheid te bieden het merk op de markt te introduceren.
Geconcludeerd kan worden dat het behoud van een merk een actieve en doordachte aanpak van de merkhouder vereist. Dit omvat niet alleen de bescherming van het merk tegen generieke gebruiken, maar ook het bevorderen van de erkenning ervan als een merk onder consumenten en concurrenten. Rechtspraak onderstreept de noodzaak voor merkhouders om niet alleen juridisch, maar ook strategisch en communicatief op te treden. Door te zorgen voor een heldere, consistente merkvoering en actief de perceptie van hun merk te managen, kunnen merkhouders de waarde en integriteit van hun merk beschermen tegen het risico van generiek worden.
Heeft u vragen over een merk of over het beschermen van uw intellectuele eigendom, dan kunt u contact opnemen met advocaat mr. Yegor Ridley (ridley@ckh-advocaten.nl) en mr. Daniëlle Molenkamp (molenkamp@ckh-advocaten.nl), of via 088 – 011 77 30.
[1]EU Hof van Justitie, 6 maart 2014, C-409/12 (Backaldrin t. Pfahnl Backmittel).
[2]EU Hof van Justitie, 31 januari 2019, C-194/17 P (Pandalis t. EUIPO).
[3]EU Hof van Justitie, 31 mei 2018, C-542/16 (Länsförsäkringar t. Dödsboet).
