Licenties leggen het grondwerk voor ieder die zijn of andermans ideeën en creaties beoogt te exploiteren. Licenties stellen individuen en bedrijven in staat om – tegen betaling van een royalty – auteurs-, merk-, model- en octrooirechtelijk beschermd materiaal van een derde te gebruiken. Echter, wat gebeurt er met deze licenties als een van de betrokken partijen failliet gaat? Dit is een vraag die vaak over het hoofd wordt gezien, maar van belang kan zijn voor zowel de (continuïteit van) licentiegever als licentienemer.
Intellectueel eigendomsrecht
Normaal gesproken beïnvloedt een faillissement de geldigheid of het voortbestaan van vermogensrechten niet. Deze rechten blijven onderdeel van het vermogen van de failliet. De curator zal deze vermogensrechten verkopen aan geïnteresseerden om zodoende de schuldeisers te betalen.
Een intellectueel eigendomsrecht is ook een vermogensrecht, die inhoudt dat de houder het alleenrecht heeft op gebruik van een merk, werk, octrooi of model. Bij faillissement kan de curator derhalve ook intellectuele eigendomsrechten, zoals merkrechten, verkopen ten behoeve van de voldoening van de vorderingen van schuldeisers.
Licentie tijdens faillissement
Bij licenties ligt dit ingewikkelder. Een licentieovereenkomst is een wederkerige overeenkomst waarbij de licentiegever verplicht wordt het gebruik van zijn intellectuele eigendomsrecht te dulden, terwijl de licentienemer daarvoor doorgaans een vergoeding betaalt. Dit creëert voor beide partijen een vordering. Enerzijds houdt deze vordering in dat “jij mijn gebruik van jouw intellectuele eigendomsrecht moet dulden” en anderzijds “betaal jij mij daarvoor maandelijks een bedrag”.
Volgens het Credit Suisse-arrest en het Berzona-arrest leidt faillissement niet tot wijziging van deze bestaande verplichtingen en volgt daaruit evenwel dat een curator niet zonder meer bevoegd is om voortdurende prestaties, die bestaan uit het dulden of nalaten (van het gebruik van het intellectuele eigendomsrecht door de licentienemer), te beëindigen, tenzij de overeenkomst dit expliciet toestaat.
Dit betekent dat tijdens een faillissement de curator in principe verplicht is het gebruik van een intellectueel eigendomsrecht door de licentienemer te dulden. De curator zal de daar tegenoverstaande overeengekomen vergoeding dan ook innen. Een licentienemer is, bij het failliet van de licentiegever, in beginsel dus veilig en zal gebruik mogen blijven maken van het intellectuele eigendomsrecht onder de voorwaarden die in de licentieovereenkomst zijn opgenomen.
Als het de licentienemer is die failliet gaat, dan wordt de licentiegever een concurrente schuldeiser van de voor die betreffende licentie te betalen vergoeding. Het is de curator die dan de licentievergoeding aan de licentiegever dient te betalen. Als dat niet gebeurt, dan verkrijgt de licentiegever veelal de mogelijkheid om de licentieovereenkomst (eenzijdig) te beëindigen.
Licentie na faillissement
Bij een faillissement van de licentiegever of -nemer zal de curator alle activa van de failliet, inclusief eventuele vorderingsrechten en intellectuele eigendomsrechten, liquideren dan wel verkopen. De opbrengsten hiervan worden – zoals reeds gesteld – gebruikt om de vorderingen van de schuldeisers te voldoen. De vraag rijst of bij faillissement deze intellectuele eigendomsrechten met of zonder de daaraan verbonden licenties door de curator verkocht kunnen worden. Ter beantwoording van die vraag maak ik gebruik van de favoriete uitspraak van de advocaat: dat hangt af van de omstandigheden van het geval.
Bij bijvoorbeeld niet-ingeschreven licenties op Benelux merken lijkt het onwaarschijnlijk dat de onderneming, die uit het faillissement van de licentiegever een merk verkrijgt, het voortgezet gebruik van haar merk door de licentienemer moet blijven dulden. Artikel 2.33 van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (BVIE) stelt duidelijk dat hiervoor de inschrijving van de licentie vereist is. Die verkrijger kan het gebruik van haar nieuw verkregen merk door de (voormalig) licentienemer in zulks geval verbieden.
Artikel 27 lid 1 van de Uniemerkenverordening (UMVo) stelt daarentegen dat niet-ingeschreven Uniemerklicenties onder bepaalde voorwaarden tegen de (nieuwe) merkhouder kunnen worden geworpen als deze merkhouder op het moment van het verwerven van de merkrechten op de hoogte was van de licentie.
Conclusie
De juridische behandeling van licenties in geval van faillissement is complex, en er zijn meer haken en ogen dan in deze blog geschetst worden. Een en ander hangt onder meer af van het type intellectuele eigendomsrecht, de aard van de licentie, en of het om het faillissement van de licentiegever of -nemer gaat. Deze nuances dienen zorgvuldig overwogen te worden bij het opstellen van licentieovereenkomsten.
Om onzekerheid te voorkomen, is het daarom van belang dat licentieovereenkomsten duidelijke bepalingen bevatten over wat er gebeurt in het geval van faillissement. Dit kan betrekking hebben op de voortzetting of beëindiging van de licentie, en de rechten van beide partijen onder verschillende scenario’s. Daarnaast is het ook mogelijk om constructies te verzinnen die de risico’s die verbonden zijn aan het faillissement van een partij beperken.
Zoals altijd ligt de kracht in voorbereiding en kennis. Indien u meer wil weten de verschillende risico’s die u als licentiegever of licentienemer mogelijk loopt en/of deze risico’s wilt voorkomen, kunt u contact opnemen met mr. Yegor Ridley via 088 011 77 40.
